Опора: Блог русскоязычных соотечественников в Америке - Сообщения с тегом "товарные знаки"

Впрошлый раз я написал о том, как могут быть полезны новые доменные имена высшего уровня (обычные слова) (generic top level domains or gTLDs). Как их можно использовать в своем бизнесе, будь то технологический (интернетный) бизнес, или же обычный (brick and mortar business). Появление новых доменов, безусловно, принесет новые маркетинговые возможности. Но такое расширение веб адресов – это благоприятная почва для различного рода жульничества и обмана. Те из нас, кто пережил лихие 90-е и начало 2000-х (я имею в виду не братву, а сайбер-пиратство), допускают, что возможен очередной раунд сайбер-пиратства. Владельцы товарных знаков должны быть готовы.

Вот несколько советов, которые очевидны. И, тем не менее, я наблюдаю какую-то апатию у многих владельцев товарных знаков.

Первое, что нужно сделать, это ознакомиться со списком всех новых дженериковых доменов. («Огласите весь список, пожалуйста»). Это список можно посмотреть здесь.

Никто толком не знает насколько популярны будут эти новые домены. Не понятно, будут ли сайбер сквоттеры активно скупать вторые расширения в новых доменах. Если вы владеете уже раскрученным брендом (товарным знаком), то, возможно, в качестве профилактики, имеет смысл зарегистрировать ваш товарный знак в Клиринговой службе по товарным знакам (Trademark Clearinghouse или “TMCH”). По крайней мере, некоторые наши клиенты, которые имеют интернет-магазины и иным образом осуществляют активно бизнес в интернете, это сделали.

Зарегистрировать в Клиринговой службе, как правило, можно только такой знак, который уже зарегистрирован каким-либо патентным ведомством. Например, если есть регистрация в Патентном ведомстве США (U.S. Patent and Trademark Office) или Роспатенте. Причем, нужно иметь регистрационное свидетельство в своих руках, чтобы иметь право на регистрацию в Клиринговой службе. Недостаточно, иметь, скажем, Notice of Allowance. Это, когда Патентное ведомство уже провело экспертизу и приняло решение о том, что ваш знак может быть зарегистрирован (при условии, если вы предъявите подтверждение об использовании).

Интересно, что так называемая международная регистрация в международном офисе ВОИС (International Bureau of WIPO) по Мадридскому соглашению или протоколу сама по себя тебе такого права не дает. Оно и понятно, неудачный термин «международная регистрация» означает, что только подана заявка. Еще не факт, что знак пройдет экспертизу в конкретном национальном ведомстве и получит охрану (will receive extension of protection).

Затраты на регистрацию одного товарного знака в Клиринговой службе довольно умеренны. Можно запросто уложиться в одну тысячу долларов, что включает в себя и пошлина Клиринговой службы, и услуги на агента.

В принципе, обладатель товарных знаков может сам зарегистрировать свой знак в Клиринговой службе, если у него есть время и желание все изучить. (Как многие в бывшем Советском Союзе делали ремонт квартир сами.) К слову, ваш патентный поверенный это сделать не может, если поверенный одновременно не является уполномоченным агентом по товарным знакам при Клиринговой службе (коим, кстати, является моя юридической фирма Duane Morris LLP.) Хотя, мы сталкивались с ситуациями, когда требовалось вмешательство или адвоката или просто специалиста по товарным знакам (trademark paralegal). К примеру, при подтверждении того, что знак используется в реальном бизнесе proof of use. Одного факта, что ваш знак зарегистрирован недостаточно. Или же представить доказательство, что заявитель является правообладателем на данный момент, когда исключительные права на знак переуступались. Иными словами, как и в сделках с недвижимостью, нужно показать chain of title. В приведенных примерах подход по принципу «сделай сам» (как в магазинах Икеа) может и не сработать.

Важно понимать, что регистрация в Клиринговой службе (Trademark Clearinghouse) автоматически не блокирует ваш бренд от посягательств и регистрации в качестве второго расширения третьими лицами. Вы только будете получать уведомления, что кто-то пытается зарегистрировать. (А до этого сам посягатель получит уведомление и, может быть, даже передумает.) А дальше ваше дело, что предпринимать или ничего не предпринимать. В общем, спасение утопающих дело рук самих утопающих.

Второе преимущество обладателей регистрации в Клиринговой службе это возможность зарегистрировать второе расширение в интересующем вас новом домене высшего уровня в первой очередь, когда домен находиться в стадии «восходящего солнца» (Sunrise Period). Это как в феодальное время было право первой ночи. Если кто не помнит истории средних веков, когда дочка вассала выдавалась замуж, феодал имел право на …. сами догадываетесь что. Также и здесь. Не факт, что вам нужно обязательно регистрировать второе расширение, но у вас есть такое право.

Вывод: Если вы владеете уже раскрученным брендом (товарным знаком), то имеет смысл зарегистрировать ваш товарный знак в Клиринговой службе (Trademark Clearinghouse).

Text © Maxim A. Voltchenko 2014

* This piece is not intended to be a technology or legal review. This posting may not necessarily represent the views of the author’s employing law firm. Although every effort has been made to verify the accuracy of items in this Blog, readers are urged to check independently on matters of specific concern or interest.